Theo luật nhãn hiệu của Mỹ, một nhãn hiệu chỉ có thể được đăng ký tại Mỹ khi nhãn hiệu đó đã được sử dụng tại Mỹ cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ xin đăng ký. Một ngoại lệ cho nguyên tắc này là nhãn xin đăng ký tại Mỹ đã được đăng ký trước đó tại nước xuất xứ.

Nhãn “VNPT & Hình” của VNPT chưa được sử dụng tại Mỹ, nên chỉ có thể được đăng ký tại Mỹ khi nhãn hiệu này đã được đăng ký trước đó ở Việt Nam. Ngày 24/9/2002, VNPT đã nộp đơn đăng ký cho nhãn hiệu “VNPT & Hình” tại Cục Sở hữu trí tuệ. Theo quy trình thông thường, phải sau 14 tháng (tức là khoảng 11/2003) nhãn hiệu này mới có thể được đăng ký tại Việt Nam.

Trong khi đó, ngày 28/6/2002, một công ty Mỹ (VITC, đã từng là một đối tác của VNPT, có trụ sở tại Illinois, Mỹ) đã nộp đơn đăng ký tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu của Mỹ (USPTO) 02 nhãn hiệu đang được sử dụng tại thời điểm đó của VNPT (là các nhãn "VNPT & hình bánh răng + tia chớp" và "VNPT VIETNAM POST AND TELECOMMUNICATIONS CORP & hình bánh răng + tia chớp". Ngoài 02 nhãn nêu trên của VNPT, VITC còn nộp đơn đăng ký tại USPTO thêm 05 nhãn hiệu khác của các công ty con của VNPT hoặc công ty Việt Nam khác cùng hoạt động trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, như "VDC & Hình", "VTI & Hình", "VIETEL & Hình". Sau khi phát hiện 07 đơn đăng ký này của VITC được công bố trên website của USPTO, Lê & Lê đã thông báo các thông tin này cho VNPT.

Ngày 31/10/2002, Lê & Lê được chính thức uỷ quyền đại diện cho VNPT xin đăng ký nhãn hiệu này tại Việt Nam và Mỹ.

VITC – trong thư gửi VNPT giải thích về chuyện "đăng ký hộ" này – có nói rằng họ làm như vậy vì "theo pháp luật của Mỹ, VNPT không thể đăng ký bản quyền và nhãn hiệu hàng hoá tại Mỹ cho các tên VNPT, VTI và VDC". Lê & Lê đã trình bày với VNPT rằng giải thích này của VITC là không đúng khi Việt Nam và Mỹ đều là thành viên của Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, khi giữa Mỹ và Việt Nam đã có hiệp định song phương về bảo hộ quyền tác giả (từ năm 1998) và các quy định về bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ ở mức độ của TRIPS quy định tại hiệp định thương mại Mỹ-Việt (từ năm 2001).

Trong tình thế này, để đăng ký được nhãn “VNPT & Hình” tại Mỹ, VNPT phải làm được 02 việc: (i) buộc VITC chuyển nhượng lại hoặc rút bỏ các nhãn mà họ đã nộp đơn vào USPTO; và (ii) đăng ký được nhãn “VNPT & Hình” tại Việt Nam để tạo điều kiện cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu này tại Mỹ. Ngoài ra, việc đăng ký nhãn hiệu này ở Việt Nam phải được thực hiện nhanh nhất có thể để tránh mọi thủ tục rắc rối hơn (và cũng tốn tiền hơn) khi các nhãn của VITC được đăng ký tại USPTO. Giải pháp này của Lê & Lê được VNPT chấp thuận.

Ngày, 5/11/2002, Lê & Lê nộp công văn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xét nghiệm nhanh nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho VNPT tại Mỹ. Ngày 23/12/2002 (tức là gần 03 tháng kể từ ngày nộp đơn 24/9/2002), Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết định số 5080/QĐ-ĐK cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 44590 cho nhãn hiệu “VNPT & Hình” tại Việt Nam.

Ngày 20/1/2003, VNPT gửi VITC thư do Lê & Lê soạn thảo yêu cầu VITC rút bỏ 02 đơn đăng ký các nhãn hiệu có chứa thành phần “VNPT” nêu trên. Ngày 22/1/2003, VNPT nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “VNPT & Hình” tại USPTO cho 05 nhóm sản phẩm và dịch vụ: 09, 35, 36, 38 và 39, xin hưởng quyền ưu tiên của đơn đã nộp tại Việt Nam ngày 24/9/2002.

Ngày 7/7/2003, USPTO ra thông báo dự định từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu “VNPT & Hình” của VNPT vì nhãn này có khả năng gây nhầm lẫn với 02 nhãn hiệu tương tự đã nộp đơn trước của VITC. Tháng 7 và 8/2003, sau nhiều lần thúc giục của VNPT, VITC đã rút bỏ 07 đơn đăng ký các nhãn hiệu nêu trên của các công ty Việt Nam.

Ngày 25/1/2005, USPTO đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 2920357 cho nhãn hiệu “VNPT & Hình” tại Mỹ cho các nhóm sản phẩm và dịch vụ 09, 35, 36, 38 và 39.