Banner
Lê & Lê thay mặt cho DC COMICS (USA) huỷ bỏ thành công hiệu lực GCNĐKNHHH "SUPERMAN" cấp cho Công ty Việt Địa tại Việt Nam

Ngày 13/2/1993, DC COMICS, New York, USA (“DC COMICS”) nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu “SUPERMAN & Hình” tại Việt Nam và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (GCNĐKNHHH) số 9119 ngày 14/9/1993 cho các sản phẩm thuộc Nhóm 9, 16, 25 và 28 gồm phim nhựa, băng đĩa, ấn phẩm, mũ nón, quần áo, đồ chơi, trò chơi. Các nhãn “SUPERMAN” và “SUPERMAN & Hình” của DC COMICS cũng đã được đăng ký, sử dụng rộng rãi và liên tục ở trên 150 nước từ những năm 1930. Tuy nhiên, cả hai nhãn hiệu này của DC COMICS chưa được sử dụng tại Việt Nam.

Ngày 13/5/1996, Công ty TNHH Xây dựng Việt Địa, Tp. Hồ Chí Minh (“Việt Địa”) nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu “SUPERMAN” và đã được cấp GCNĐKNHHH số 24089 ngày 3/4/1997 cho các dịch vụ thuộc Nhóm 42 gồm "mua bán, đại lý ký gửi, bán buôn, bán lẻ phụ tùng cơ khí các loại phục vụ nghành công nghiệp nhẹ (kìm, búa, mỏ lết...)".

Ngày 31/8/1998, DC COMICS - thông qua một đại diện sở hữu công nghiệp của Việt Nam - đã nộp Đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNHHH số 24089 của Việt Địa. Trong công văn trả lời Cục Sở hữu trí tuệ về Đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực nói trên của DC COMICS, Việt Địa cho rằng: (i) DC COMICS chưa chứng minh được rằng các nhãn của họ phải được coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam; và (ii) Dịch vụ trong Nhóm 42 của Việt Địa hoàn toàn khác biệt và không liên quan gì đến các sản phẩm thuộc Nhóm 9, 16, 25 và 28 của DC COMICS và do vậy, phạm vi được bảo hộ của Việt Địa theo GCNĐKNHHH số 24089 hoàn toàn nằm ngoài phạm vi được bảo hộ theo GCNĐKNHHH số 9119 của DC COMICS.

Ngày 11/10/2002, sau khi thay thế đại diện sở hữu công nghiệp nêu trên theo yêu cầu của DC COMICS, Lê & Lê đã nộp một Đơn mới yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNHHH số 24089. Trong Đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực, Lê & Lê đã trình bày quan điểm của mình đối với một loạt vấn đề còn đang gây nhiều tranh cãi về nhãn hiệu nổi tiếng là: điều kiện, tiêu chuẩn và phạm vi bảo hộ của các nhãn hiệu nổi tiếng đối với các sản phẩm/dịch vụ không cạnh tranh. Đây chính là các vấn đề mang tính quyết định của vụ tranh chấp này. Lê & Lê cho rằng với các lập luận của mình về nhãn hiệu nổi tiếng và chứng cứ đã đệ trình, các nhãn hiệu của DC COMICS phải được coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. Theo các quy định của pháp luật về nhãn hiệu hàng hoá có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn của Việt Địa, Lê & Lê đã nêu ra 02 cơ sở pháp lý để huỷ bỏ hiệu lực nhãn hiệu số 24089 của Việt Địa, đó là: nhãn này tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu nổi tiếng “SUPERMAN” và “SUPERMAN & Hình” của DC COMICS, và là dấu hiệu làm hiểu sai lệch về xuất xứ hàng hóa.

Ngày 8/7/2004, Cục sở hữu trí tuệ đã ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực GCNĐKNHHH số 24089, chấp nhận các lập luận của Lê & Lê về những vẫn đề nêu trên trong vụ tranh chấp kéo dài 6 năm giữa DC COMICS và Việt Địa ở Việt Nam.