Ngày 21 tháng 03 năm 2006 Văn phòng luật sư Lê & Lê đã đại diện cho Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà đăng ký nhãn hiệu “HỒNG HÀ, hình” tại Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cho các sản phẩm văn phòng phẩm thuộc nhóm 16 Bảng phân loại quốc tế.
Ngày 13 tháng 9 năm 2006 USPTO có Thông báo kết quả xét nghiệm đơn trong đó kết luận nhãn hiệu “Hồng Hà, hình” sẽ bị từ chối bảo hộ với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Red River” đã được Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 2096052 ngày 9 tháng 9 năm 1997 với các sản phẩm thuộc nhóm 16.

Theo thông báo trên thì USPTO từ chối đăng ký nhãn hiệu “HỒNG HÀ, hình” dựa trên cơ sở học thuyết tiếng nước ngoài tương đương (doctrine of foreign equivalents). Theo học thuyết này, các từ hoặc thuật ngữ nước ngoài sẽ không được đăng ký là nhãn hiệu tại Mỹ nếu trước đó có nhãn hiệu với nghĩa tiếng Anh tương đương đã được đăng ký cho sản phẩm và/hoặc dịch vụ liên quan và người tiêu dùng có khả năng dịch tiếng nước ngoài đó ra thành tiếng Anh tương đương. Trong trường hợp này, USPTO cho rằng “Hồng Hà” được coi là thành phần nổi bật của nhãn hiệu xin đăng ký, tên “Hồng Hà” là từ tiếng Việt của “RED RIVER”. “RED RIVER” là nhãn hiệu đã được cấp đăng ký số 2096052 ngày 9 tháng 9 năm 1997 của Công ty RED RIVER PAPER, INC (US) cho các sản phẩm trong nhóm 16. Do vậy, hai nhãn hiệu này tương tự nhau vì cùng có nghĩa là “Hồng Hà” (RED RIVER). USPTO đã đưa ra một số chứng cứ chứng minh về nghĩa của từ này tại các website: www.wikipedia.com, www.answers.com. Và theo tra cứu của USPTO về kết quả điều tra dân số năm 2000 trên toàn nước Mỹ, được công bố tại website: http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t120/tab05.pdf), có hơn một triệu dân ở Mỹ nói tiếng Việt tại nhà và tiếng Việt là một trong mười ngôn ngữ được sử dụng tại gia đình nhiều nhất ở Mỹ. Do đó, người tiêu dùng sẽ có thể dịch từ “Hồng Hà” sang tiếng Anh tương đương là “RED RIVER”. Vì vậy, theo học thuyết tiếng nước ngoài tương đương, các nhãn hiệu này bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhau. Ngoài ra, USPTO cho rằng nhãn hiệu xin đăng ký mặc dù được kết hợp với phần hình nhưng đối với các nhãn hiệu kết hợp cả phần từ và hình thì phần từ thường được người mua hàng nhớ nhiều hơn và được sử dụng khi gọi tên sản phẩm hoặc dịch vụ. Bởi vậy, phần từ thường có vai trò quan trọng hơn trong việc xem xét, đánh giá khả năng tương tự gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu.

Sau khi nhận được Thông báo này của USPTO, các Luật sư của Lê & Lê đã tiến hành nghiên cứu pháp luật nhãn hiệu của Mỹ cũng như các vụ việc tương tự đã được USPTO giải quyết và thấy rằng có thể đưa ra các lập luận và chứng cứ để khiếu nại bác bỏ quan điểm này của USPTO.
Ngày 13 tháng 3 năm 2007 Lê & Lê đã nộp Công văn trả lời Thông báo từ chối của USPTO cho đơn nhãn hiệu “HỒNG HÀ, hình” với các lập luận sau đây:

• Theo các nguyên tắc xét nghiệm nhãn hiệu tại Mỹ, khi đánh giá tính tương tự gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu cần phải xem xét, so sánh các nhãn hiệu dựa trên ấn tượng tổng thể từ cách phát âm, hình thức thể hiện, ngữ nghĩa của nó đến ấn tượng thương mại. Xét trên các phương diện này, nhãn xin đăng ký khác với nhãn hiệu đối chứng nhờ sự kết hợp với phần logo và các thành phần chữ khác.

• Theo học thuyết tiếng nước ngoài tương đương, các tiếng nước ngoài được dịch sang tiếng Anh phải là những ngôn ngữ thông dụng (common language) ở Mỹ. Yếu tố quan trọng nhất để xác định nghĩa của một tiếng nước ngoài có được biết đến rộng rãi hay không bởi người tiêu dùng Mỹ (được hiểu phải là người có khả năng am hiểu, thành thạo ngôn ngữ nước ngoài đó) là liệu người tiêu dùng này khi nhìn thấy tiếng nước ngoài đó có nghĩ ngay đến nghĩa tiếng Anh tương đương của từ đó không. Trong trường hợp này, theo USPTO có khoảng 1 triệu người ở Mỹ nói tiếng Việt ở nhà nhưng nếu so sánh số lượng 1 triệu người này với dân số nước Mỹ thì những người nói tiếng Việt này chỉ chiếm tỉ lệ khoảng 0,33% dân số Hoa Kỳ. Do đó, số lượng người tiêu dùng biết ý nghĩa của từ “Hồng Hà” là “Red River” là không đáng kể.

• Theo thực tiễn xét nghiệm của Mỹ, thậm chí nếu nhãn hiệu là từ nước ngoài có nghĩa tương đương trong tiếng Anh với nhãn đã đăng ký thì sự tương tự về ngữ nghĩa này cũng chỉ là một khía cạnh. Sự tương tự về nghĩa này có thể sẽ không còn có ý nghĩa nhiều trong việc đánh giá khả năng tương tự gây nhầm lẫn nếu các nhãn hiệu khác nhau về cách trình bày, cách phát âm hoặc các yếu tố khác. Rõ ràng là nhãn hiệu đối chứng chỉ gồm hai từ “RED” và “RIVER” trong khi đó nhãn hiệu xin đăng ký bao gồm cả phần từ và phần hình, phần từ thì gồm rất nhiều từ được phát âm khác với nhãn đối chứng.

Sau khi xem xét công văn trả lời của Lê & Lê, USPTO đã hoàn toàn bị thuyết phục và đồng ý rằng nhãn hiệu xin đăng ký “HỒNG HÀ, hình” và nhãn đối chứng “RED RIVER” không tương tự gây nhầm lẫn. Vì vậy, USPTO đã rút bỏ ý kiến từ chối đăng ký cho nhãn hiệu “HỒNG HÀ, hình” cho các sản phẩm văn phòng phẩm thuộc nhóm 16. Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được chấp nhận đăng ký nhãn hiệu “HỒNG HÀ, hình” tại Mỹ.